La Sala de lo Civil revoca las sentencias de instancia y concluye que utilizar el logotipo de una firma notoria para captar suscriptores a servicios de pago constituye una infracción de marca renombrada, al aprovecharse indebidamente de su reputación.
El Tribunal Supremo ha emitido un fallo de gran relevancia para el derecho de propiedad industrial y las estrategias de marketing digital. En una reciente resolución, el Alto Tribunal ha determinado que el uso no autorizado de una infracción de marca renombrada en la publicidad de servicios de terceros —concretamente como premio en un sorteo— excede los límites del «uso referencial» y vulnera los derechos del titular de la marca cuando se busca una transferencia de prestigio o una ventaja comercial desleal.
Esta decisión pone fin a un largo litigio iniciado en 2010 entre el gigante textil Inditex y una empresa de servicios de telecomunicaciones, redefiniendo los criterios sobre cuándo es lícito mencionar marcas ajenas en promociones comerciales.
El origen del conflicto: sorteos y suscripciones SMS
Los hechos se remontan a una campaña publicitaria lanzada hace más de una década. La empresa demandada, dedicada a la prestación de servicios de entretenimiento a través de internet y telefonía móvil (servicios WAP y SMS premium), puso en marcha una promoción para su servicio de descargas de contenidos.
La mecánica consistía en la difusión de banners en diversos portales web con mensajes llamativos: «suscríbete y participa ahora… llévate 1.000 euros en efectivo… 1.000 euros ZARA tarjeta regalo». Al hacer clic, el usuario visualizaba el signo distintivo de la marca textil de forma destacada y enmarcada. Sin embargo, la participación en el sorteo estaba condicionada a la suscripción a un servicio de pago con un coste periódico, algo que se detallaba en la «letra pequeña» o faldones de la web.
La titular de la marca textil interpuso una demanda por infracción de marca y competencia desleal, argumentando que se estaba utilizando su imagen para atraer clientes a un servicio ajeno sin su consentimiento. Tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia Provincial de Madrid desestimaron inicialmente la demanda, al considerar que se trataba de un uso descriptivo o referencial para indicar el premio, amparado por la ley.
Del uso referencial al aprovechamiento indebido
El núcleo del debate jurídico en casación se centró en si la mención de la marca y el uso de su logotipo constituían un uso lícito para informar al consumidor (uso referencial) o si, por el contrario, representaban una explotación parasitaria de la fama ajena.
Las sentencias de instancia habían considerado que no existía infracción porque el uso no tenía como finalidad distinguir los servicios de la demandada, sino simplemente describir el premio. Sin embargo, el Tribunal Supremo, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha corregido esta interpretación.
La Sala explica que la protección de las marcas renombradas va más allá del riesgo de confusión. La normativa busca evitar que terceros se aprovechen de la notoriedad de un signo para beneficiar sus propios productos o servicios sin justa causa (lo que se conoce como free-riding o parasitismo). En este caso, el Supremo concluye que la empresa de telecomunicaciones utilizó la fuerza atractiva de la marca textil no solo para informar del premio, sino como un «gancho» esencial para captar suscripciones a su servicio «Club Blinko».
La interpretación restrictiva de la «justa causa»
Uno de los puntos más técnicos y relevantes de la resolución es el análisis de las excepciones a los derechos de marca. La Ley de Marcas permite a terceros usar signos ajenos cuando es necesario para indicar el destino de un producto o servicio, o cuando se realiza conforme a las prácticas leales.
No obstante, el tribunal aclara que esta excepción no es una carta blanca. Citando una cuestión prejudicial resuelta por el TJUE, la sentencia establece que el uso de una marca de renombre como premio en un concurso comercial entra dentro del concepto de «uso en el tráfico económico». Por tanto, el titular de la marca puede prohibirlo si dicho uso afecta a alguna de las funciones de la marca, como la de publicidad o inversión.
El fallo subraya que no era necesario utilizar el logotipo con tal prominencia para informar del premio. La conducta de la demandada conllevaba una transferencia de la imagen de calidad y prestigio de la marca textil hacia sus propios servicios de suscripción, obteniendo así una ventaja comercial que no habría logrado sin el uso del signo notorio.
El cálculo de la indemnización: la regalía hipotética
Una vez declarada la existencia de la infracción, el tribunal aborda la espinosa cuestión de la cuantificación de los daños y perjuicios. La demandante solicitaba una indemnización superior a los 300.000 euros, alegando el desprestigio y la dilución de su marca.
El Supremo, sin embargo, opta por una postura prudente y basada estrictamente en la prueba. Rechaza la indemnización millonaria al considerar que no se acreditó un daño efectivo al prestigio de la marca (dilución o tarnishment), ni que los consumidores dejaran de valorar la marca textil por su aparición en dichos banners.
En su lugar, el tribunal aplica el criterio de la regalía hipotética. Esto significa que la indemnización se fija en la cantidad que la empresa infractora hubiera tenido que pagar al titular de la marca si le hubiera pedido una licencia para ese uso concreto. Basándose en los informes periciales y ajustándolos a la realidad de la campaña (que tuvo una duración y alcance limitados), la Sala fija la indemnización en una cifra mucho más modesta, cercana a los 2.200 euros, más los gastos de publicación de la sentencia.
Implicaciones prácticas para el mercado
Esta resolución marca una pauta clara para los departamentos de marketing y asesorías jurídicas. Organizar sorteos o promociones utilizando productos de marcas famosas como reclamo (Apple, Zara, PlayStation, etc.) conlleva riesgos legales si no se cuenta con autorización.
Aunque regalar un producto de marca es lícito, la forma en que se comunica es crucial. Si la marca ajena se convierte en el centro de la campaña publicitaria y se utiliza para transferir su atractivo a los servicios del organizador, es muy probable que los tribunales aprecien una infracción de marca renombrada. El fallo recuerda que el renombre de una marca es un activo intangible de alto valor que el ordenamiento jurídico protege frente a intentos de aprovechamiento ajeno, incluso cuando no existe riesgo de confusión para el consumidor sobre el origen de los productos.
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